Застава майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності

В современном мире нематериальные активы становятся поистине незаменимыми ценностями в рыночных отношениях. Один взгляд на рейтинги наибольших компаний мира, где среди лидеров все чаще появляются технологические компании, позволяет с уверенностью говорить, что этот ресурс может привести компанию к ошеломляющему успеху. Права на объекты интеллектуальной собственности как один из основных видов таких активов все увереннее входят в рыночный оборот в Украине, не говоря уже о мире в целом. Хотя, что касается залоговых правоотношений, в Украине в основном используются права на знаки для товаров и услуг (торговые марки). Объекты интеллектуальной собственности дают возможность компании создать и поддерживать монополию в отношении уникального товара или услуги. Однако их особенности и специфика обращения создают некоторые трудности на практике. На примере залоговых правоотношений попытаемся осветить проблематику использования имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Сразу же оговоримся, что речь пойдет не о самих нематериальных объектах интеллектуальной собственности как объективно выраженных результатах интеллектуальной деятельности, а только об имущественных правах на эти объекты. Именно имущественные права, а не объекты в данном случае будут выступать объектами гражданского оборота. Такого подхода придерживается большинство отечественных ученых. Именно такую позицию считаем логичной и мы, учитывая, что непосредственно с объектом связана совокупность прав, часть из которых не может отчуждаться (неимущественные права автора согласно статье 438 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины) и части 2 статьи 14 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах").

В целом залоговые отношения регулируются ГК Украины и Законом Украины "О залоге" (далее – Закон о залоге). Сначала хотелось бы остановиться на общих чертах залога, чтобы затем рассмотреть, как эти черты преломляются сквозь призму регулирования отношений, связанных с имущественными правами интеллектуальной собственности.

Залог является способом обеспечения обязательств (статья 1 Закона о залоге). Залогодержатель получает право в случае невыполнения должником (залогодателем) обеспеченного обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Залогом может быть обеспечено любое действительное существующее требование. Залог всегда имеет производный характер от обеспеченного им обязательства.

Предметом залога может быть любое имущество (в том числе имущественные права), которое может отчуждаться залогодателем и на которое может быть обращено взыскание (часть 1 статьи 576 ГК Украины, часть 2 статьи 4 Закона о залоге).

Предметом залога может быть также имущество, которое залогодатель приобретет в будущем после возникновения залога (часть 2 статьи 576 ГК Украины). Данная формулировка дает основания ученым говорить о том, что норма применима, только когда с большой степенью вероятности известно, что залогодатель получит эти права в будущем. Учитывая это, нельзя полностью согласиться с мнением о том, что предметом залога в любом случае не могут быть имущественные права на объект интеллектуальной собственности, охраняемые свидетельством на знак для товаров и услуг или патентом, которые возникнут в будущем после продления срока действия свидетельства или патента. И поэтому невозможно устанавливать срок договора залога, где предметом выступают имущественные права, превышающий срок действия свидетельства или патента. Считаем, что активное использование объектов интеллектуальной собственности в бизнесе залогодателя и зависимость бизнеса от этих объектов является достаточным подтверждением высокой степени вероятности продления соответствующего свидетельства или патента.

Регистрация залога движимого имущества, в том числе имущественных прав, осуществляется в порядке, установленном Законом Украины "Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений". Во многих странах, где существует процедура регистрации залога имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, данные вносятся в тот же реестр, в котором регистрируются сами эти имущественные права. В Украине эти реестры разделены и администрируются разными органами, что может приводить к несогласованностям на практике. Залогодержатель зарегистрированного залога имеет преимущественное право на удовлетворение требований из заложенного имущества перед залогодержателями незарегистрированных залогов или зарегистрированных позже (часть 5 статьи 18 Закона о залоге).

Торговые марки могут сильно зависеть от бизнеса их собственника, поэтому при проблемах в бизнесе стоимость торговых марок, используемых в его рамках, может существенно снизиться.

Чтобы перейти к детальному рассмотрению особенностей залога имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимо определиться, могут ли вообще эти права быть предметом залога. Часть 3 статьи 424 ГК Украины устанавливает, что имущественные права интеллектуальной собственности могут быть предметом договора залога. В научной среде существует дискуссия по этому поводу ввиду нормы статьи 23 Закона о залоге, которая фактически указывает на то, что имущественные права, которые могут передаваться в залог, должны быть только правами требования. На наш взгляд, такой подход выглядит искусственным. Нужно понимать, что указанная статья Закона о залоге сохранилась с 1992 года, когда этот Закон был принят. В этой первоначальной редакции Закона о залоге четко было установлено, что в залог могут передаваться только права требования (статья 49 Закона о залоге в редакции от 02.10.1992). В статье 424 ГК Украины (совместно со статьей 190 и частью 1 статьи 576 ГК Украины) отражается гораздо более широкое понимание имущественных прав, что указывает на закономерную эволюцию подходов законодателя в этой сфере. Противоречивые отсылки статьи 23 Закона о залоге только к правам требования следует воспринимать как артефакт устаревшего регулирования. Не будем забывать, однако, что данная статья содержит действующие нормы и может достаточно сильно влиять на практику правоприменения, особенно при обращении взыскания на предмет залога – имущественные права. Возможность передачи в залог имущественных прав интеллектуальной собственности в целом поддерживается судебной практикой (дела № 61/460-5/435-2012, 914/2074/15). Согласившись с мнением о допустимости использования имущественных прав интеллектуальной собственности в качестве предмета залога, можем перейти к особенностям залоговых правоотношений с таким элементом.

Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, как и другие нематериальные активы, учитывая их природу, трудно поддаются оценке. Для них более характерны резкие существенные изменения стоимости. Для некоторых объектов интеллектуальной собственности могут подходить не все методы оценки (например, права на литературное произведение сложно, а иногда и невозможно адекватно оценить методом сравнения стоимости или затратным методом). Сложность заключается в том, что уровень неопределенности при оценке имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности может быть настолько высок, что залогодержатель становится похож на игрока в рулетку. Так, например, уровень неопределенности при оценке прав на произведения автора-новичка несопоставим с уровнем при оценке прав на продолжение серии книг о Гарри Поттере. Возможно, что для каждого отдельного объекта интеллектуальной собственности будет разработана уникальная методика расчета его стоимости. По общему правилу не предусмотрена обязательность оценки имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности при передаче их в залог (статья 7 Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине").

Знаки для товаров и услуг (торговые марки) должны быть зарегистрированы и выдано соответствующее свидетельство. В Украине нет существенных ограничений для реализации имущественных прав на торговые марки, в отличие, например, от США, где действует принцип совместности продажи торговой марки и гудвила (assignment in gross principle). У нас этот принцип в некоторой мере реализован в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (часть 2 статьи 470 ГК Украины). Важно понимать, что торговые марки могут сильно зависеть от бизнеса их собственника, поэтому при проблемах в бизнесе стоимость торговых марок, которые используются в его рамках, может существенно снизиться.

Права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели охраняются только после выдачи соответствующего патента. Патент служит достаточно надежным и простым доказательством права собственности, приоритета и авторства, а также имеет стоимость, слабо зависящую от стоимости бизнеса, в рамках которого он используется. Хотя при оценке имущественных прав на эти объекты (особенно по доходному методу) могут быть проблемы, поскольку они могут не присутствовать на рынке лицензий, а их владелец старается использовать их эксклюзивно для получения преимуществ в конкуренции.

Незарегистрированные имущественные права на объекты авторского права создают дополнительные сложности для залогодателя: иногда сложно установить всех собственников имущественных прав, удостовериться в принадлежности прав залогодателю на момент передачи этих прав в залог и т. д.

Авторские (смежные) права остаются довольно слабо представленными в залоговых правоотношениях в Украине, хотя коммерческий потенциал относительно новых объектов авторских прав – компьютерных программ – очень высок. Напомним, что авторские права не требуют регистрации для их возникновения. Это отличает их от торговых марок, изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Незарегистрированные имущественные права на объекты авторского права создают дополнительные сложности для залогодателя: иногда сложно установить всех собственников имущественных прав, удостовериться в принадлежности прав залогодателю на момент передачи этих прав в залог и т. д. В практическом плане в отношении некоторых объектов авторского права – аудиовизуальные произведения, сценарии, компьютерные программы – желательно передавать образец таких произведений (программный код) залогодержателю при заключении договора залога. Это может помочь на этапе обращения взыскания на предмет залога. Обращаем внимание на то, что право автора на часть от суммы продажи оригинала произведения не может быть передано в залог, исходя из положений части 2 статьи 448 ГК Украины.

В зарубежной литературе обсуждаются особенности передачи коммерческой тайны (trade secret) в залог. В нашей стране эта тема практически не разработана. Как указывают зарубежные авторы, при возможности передачи прав на эти объекты необходимо понимать, что их суть в том, что их ценность напрямую зависит от ситуации, когда ими обладает только одно лицо и их хранение предполагает полную конфиденциальность. Раскрытие каких-либо данных об этих объектах интеллектуальной собственности третьим лицам, в том числе самому залогодержателю, повышает риск обесценивания прав на этот объект. После этого такие права могут перестать выполнять ту роль, которую должен выполнять предмет залога в залоговых правоотношениях. В случаях передачи прав на коммерческую тайну в залог раскрытия данных о них залогодержателю, по нашему мнению, должно происходить в той или иной форме, иначе обращение взыскания на такой предмет залога может стать практически неосуществимым.

Указанные выше особенности залога имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности непременно должны находить свое отражение в тексте договора залога. Предмет залога должен быть с достаточной степенью индивидуализирован и описан. Необходимо учитывать положения договоров, заключенных между совладельцами имущественных прав по режиму их совместного использования (например, часть 2 статьи 28 Закона Украины "Об охране прав на изобретения и полезные модели" (далее – Закон об охране изобретений)), и другие ограничения, применимые для совместной собственности (например, ограничения, установленные статьей 578 ГК Украины, частью 1 статьи 6 Закона о залоге). При необходимости в предмет залога может быть включена прибыль, которая может быть получена в результате использования заложенных имущественных прав, хоть по общему правилу она в предмет залога не включается (часть 3 статьи 576 ГК Украины). Также необходимо предусмотреть положения, защищающие залогодержателя в случае отказа залогодателя от патента или уплаты сбора (статья 32 Закона об охране изобретений), от осуществления мер по его продлению (часть 4 статьи 6 Закона об охране изобретений), отказа от свидетельства на торговую марку (часть 1 статьи 18 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг"), ненадлежащего использования объекта интеллектуальной собственности и прав на него, в результате чего может уменьшаться стоимость предмета залога, а также других негативных сценариев.

Считаем важным и полезным в договоре залога предусмотреть детальный алгоритм внесудебного механизма обращения взыскания на этот специфический предмет залога, поскольку действующее законодательство имеет значительные пробелы в данном вопросе (хотя бы взять описанную выше ситуацию со статьей 23 Закона о залоге). Проблему обращения взыскания на рассматриваемый предмет залога в судах приходится иногда решать с помощью дополнительных судебных решений, разъясняющих порядок исполнения (судебные решения в деле № 914/2558/13). Досудебный порядок, установленный договором залога, может усилить позицию залогодержателя и дополнить законодательно предписанные процедуры обращения взыскания (часть 1 статьи 590 ГК Украины, часть 6 статьи 20 Закона о залоге).

В завершение хотелось бы обратить внимание на международный частноправовой аспект залоговых отношений с указанным предметом залога. Думаем, это актуально в свете развития IT-бизнеса в Украине. Стороны правоотношений с иностранным элементом могут выбрать, право какой страны будет применяться к договору залога имущественных прав. При выборе права необходимо соблюдать осторожность, обращая внимание на особенности правового регулирования объектов интеллектуальной собственности в соответствующей юрисдикции.

ВЫВОД:

В целом, можно сказать, что имущественные права на объекты интеллектуальной собственности будут занимать все большее место в коммерческом обороте, в том числе в сфере залоговых отношений, и чем быстрее будут адаптированы законодательство и практика правоприменения с учетом специфики этих объектов, тем выше может быть инновационный потенциал нашей экономики.

Опубліковано: Ліга, "ЮРИСТ & ЗАКОН"