Тримайте марку! Власники торгових марок відповідальні за захист ринку від контрафакту

Механизм защиты прав интеллектуальной собственности в Таможенном кодексе 2012 года

В предыдущих публикациях (материал «Ю&З» «Таможенный кодекс: подконтрольное упрощение») мы анализировали некоторые прогрессивные положения нового Таможенного кодекса и критиковали его за чрезмерное усиление полномочий таможенных органов. Теперь мы намерены детально рассмотреть то, как будет действовать весьма хрупкий и неустоявшийся механизм защиты прав интеллектуальной собственности в новых условиях.

Возможность регистрации в Таможенном реестре не создает возможности защиты других объектов, кроме торговых марок.

Таможенный кодекс 2002 года предусматривал формальную возможность препятствовать перемещению контрафактных товаров, содержащих объекты авторского права и смежных прав, прав на торговые марки, промышленные образцы и географические обозначения. Фактически же в течение 2007 – 2012 годов была постепенно налажена система защиты от импорта товаров с неправомерным использованием торговых марок. С 1 июня 2012 года Таможенный кодекс снова таки формально должен был бы открыть возможность для защиты прав также на другие охраняемые объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, сорта растений), а в действительности же остается надеяться, что нововведения не повредят действующему механизму, обеспечивавшему защиту, по крайней мере, прав на торговые марки.

Защита авторских прав при импорте, например, печатной продукции, неактуальна и не стремится таковой стать с тех пор, как отпала потребность во ввозе больших тиражей печатного слова, а информационный обмен переместился в Интернет, в котором и совершаются нарушения, само собой, вне юрисдикции таможенных органов.

Приостанавливать таможенное оформление товаров, содержащих объекты промышленной собственности, такие как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, таможенным органам не позволяет отсутствие специальных знаний и физической возможности и полномочий разбираться в сути (свойствах) каждого товара. Да и сами правообладатели, к примеру, промышленных образцов, которые из трех перечисленных объектов имеют наибольшую способность к тому, чтобы быть выявленными, не особо верят в реальность защиты. По состоянию на 10 мая 2012 года из 419 объектов, внесенных в Таможенный реестр, 83 составляют промышленные образцы, а все остальные – торговые марки.

Ответственности у правообладателя стало больше, возможностей для защиты тоже, а вот времени не добавилось.

Кроме ценной детализации процедуры временного приостановления таможенного оформления, а также полезных нововведений (среди них процедура контролируемого правообладателем уничтожения контрафактного товара, согласованного с его собственником, возможность изменения маркировки), Таможенный кодекс 2012 года содержит несколько неприятных для правообладателя изменений. Некоторым таким новеллам, надеемся, не суждено обрасти обширной практикой применения. Немного здравого смысла и свойственная государственному служащему безынициативность должны обеспечить то, чтобы отдельные чересчур оригинальные нововведения Таможенного кодекса 2012 года не начали работать во вред системе защиты интеллектуальной собственности. Например, согласно части 15 статьи 399 Таможенного кодекса 2012 года в случае приостановления таможенного оформления товаров на основании данных Таможенного реестра, расходы, связанные с хранением товаров, осуществляются за счет правообладателя. Здесь нет ни слова о возможности вменить эти расходы собственнику товара даже в случае установления нарушения прав интеллектуальной собственности и согласия собственника товара урегулировать ситуацию с нарушением, как это есть в норме о покрытии расходов на изменение маркировки (часть 1 статьи 402 ТК 2012 года).

В случае приостановления таможенного оформления товаров на основании данных Таможенного реестра, расходы, связанные с хранением товаров, осуществляются за счет правообладателя

Более того, подобная норма содержится также в части 6 статьи 400 Таможенного кодекса 2012 года, регулирующей процедуру приостановления таможенного оформления товаров по инициативе таможенного органа. То есть формально таможенный орган может самостоятельно приостановить оформление, даже если правообладатель не вносил данные о принадлежащих ему правах в Таможенный реестр и не имел намерения защищаться от перемещения контрафактной продукции, и при этом на него могут быть возложены расходы, связанные с хранением изъятого товара. Выход из этой странной ситуации будет состоять в том, что Кабинет Министров Украины утвердит перечень оснований, при которых возможно проявление такой инициативы таможенниками, а также в том, что сами таможенные органы не будут обеспечивать навязчивый сервис тем, кто в этом не нуждается.

Итак, на правообладателя возложена ответственность практически на всех этапах защиты его же прав, вплоть до ответственности за действия возможного нарушителя (согласно ст. 401 ТК 2012 года в случае согласования правообладателем и собственником товаров их уничтожения, именно правообладатель ответственен за предоставление таможенному органу письменного согласия собственника товаров на их уничтожение). В то же время с таможенников очень искусно снята любая ответственность за бездействия в деле защиты прав интеллектуальной собственности. Законодатель не поленился специально указать, что если правообладатель не предпринял действий для внесения объектов в Таможенный реестр, он не имеет права требовать возмещения материальных убытков в связи с тем, что в отношении контрафактных товаров не были предприняты меры по недопущению их перемещения через таможенную границу Украины. Вроде бы справедливо и должно стимулировать правообладателей вносить объекты в реестр, если не учитывать того, что в правилах, касающихся обязанностей таможенников в отношении содействия защите объектов, внесенных в реестр, нет нормы об ответственности за бездеятельность, которая бы имела следствием перемещение контрафакта.

Законодатель указал, что правообладатель, который не предпринял действий для внесения объектов в Таможенный реестр, не имеет права требовать возмещения материальных убытков в связи с тем, что в отношении контрафактных товаров не были предприняты меры по недопущению их перемещения через таможенную границу Украины

Как успеть защитить свои права?  

Если уж чего и недостает у правообладателя, так это не ответственности, а времени. На первый взгляд, существенного сокращения сроков для защиты правообладателем своих прав новый Таможенный кодекс не вводит (разве что для скоропортящихся товаров установлен срок 3 рабочих дня без возможности продления), ведь «старые» 15 календарных дней временного приостановления с возможностью продления этого срока еще на 15 календарных дней заменили на 10 рабочих дней с продлением еще на 10 рабочих дней. Стоит ли мелочиться по поводу двух дней? Стоит, особенно если учесть, что и предыдущего срока практически никогда не было достаточно, чтобы обеспечить своевременное введение обеспечительных мер в отношении контрафактного товара. Более того, когда истечение 15-дневного срока приходилось на выходные и праздники, перенесение момента окончания срока на первый рабочий день все же действовало, а это иногда имело большое значение.

Радует то, что и таможенников «ужали» в сроках: с 1 июня 2012 года уведомление о приостановлении таможенного оформления товара должно направляться правообладателю в день принятия решения о приостановлении, а не «не позднее следующего рабочего дня», как это предусмотрено Кодексом 2002 года. Поскольку для правообладателя исчисление предельных сроков начинается со дня его уведомления, то такое сжатие сроков является хорошей новостью больше даже не для него, а для собственника товаров, ведь появляется возможность разобраться в правомерности перемещения быстрее.

С 1 июня 2012 года уведомление о приостановлении таможенного оформления товара должно направляться правообладателю в день принятия решения о приостановлении

Таможенные органы если уж и приостанавливают оформление товара, то уведомляют правообладателя об этом весьма оперативно. Далее у самого правообладателя (его представителя) должен быть отработан алгоритм реакции на такое уведомление, поскольку Таможенный кодекс, как видим, не давал и не дает много времени на «раскачку» и согласование стратегий защиты.

Итак, правообладателю стоит поторопиться, подготовить ходатайство о содействии в защите прав интеллектуальной собственности (название особого значения не имеет, лишь бы в ходатайстве была озвучена просьба приостановить таможенное оформление, а также изложено заверение в том, что правообладатель в кратчайшие сроки обратится в суд для защиты своих прав), организовать выезд своего представителя для осмотра и забора образцов продукции на таможне. Эти образцы должны быть доставлены в экспертное учреждение (Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности Академии правовых наук Украины либо другое), которое может выдать заключение о степени тождественности обозначений, нанесенных на ввозимую продукцию, с зарегистрированным знаком. Такие заключения не имеют статуса заключения судебной экспертизы, поскольку предоставлены не в рамках судебного процесса. Однако практика показывает, что они имеют достаточную доказательную силу. Во многих случаях суд не обращается к назначению судебной экспертизы, полностью удовлетворившись выводами, содержащимися в заключениях, полученных правообладателем.

Сроков временного приостановления, предусмотренных Таможенным кодексом, не хватает для того, чтобы провести экспертизу, обратиться в суд и получить определение о введении обеспечительных мер. Потому в порядке вещей было и будет подавать в таможню ходатайство о продлении срока приостановления таможенного оформления.

В некоторых случаях ввоз контрафактной продукции сопровождается ее сокрытием от таможенного контроля, например среди другой продукции. Если такое сокрытие было обнаружено в отношении нарушителя, таможенники безо всякой инициативы правообладателя могут составить протокол о нарушении таможенных правил. И хоть санкция статьи 351 Таможенного кодекса 2002 года (статьи 483 Таможенного кодекса 2012 года) предусматривает конфискацию сокрытого товара, правообладателю не стоит оставаться в стороне, полагаясь на то, что и без его участия национальный рынок будет огражден от контрафакта. Имели место случаи, когда рассмотрение дела о нарушении таможенных правил не доходило до принятия постановления и санкция не применялась, либо постановление впоследствии было отменено. Это же касается и возможности привлечения импортера контрафактной продукции за нарушение таможенных правил согласно статье 345 Таможенного кодекса 2002 года (ст. 476 ТК 2012 года) «Перемещение товаров через таможенную границу Украину с нарушением прав интеллектуальной собственности». Для того чтобы таможенный орган мог возбудить дело о нарушении таможенных правил по ст. 345 Таможенного кодекса 2002 года (ст. 476 ТК 2012 года) правообладателю также необходимо мобилизовать усилия и в пределах упомянутых выше сроков предоставить экспертное заключение, из которого бы следовало, что на товаре используется знак, тождественный охраняемому либо схожий с ним до степени смешения.

То есть дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого приостановлено таможенное оформление товара, – это не «эконом-альтернатива» самостоятельной защите правообладателем своих прав, а отдельный процесс, побочным эффектом которого в виде временного изъятия таможенным органом контрафактных товаров может воспользоваться правообладатель

Снабдив таможенный орган основаниями для изъятия товаров в рамках рассмотрения дела о нарушении таможенных правил, правообладатель должен сосредоточиться на главном направлении – судебном деле и, прежде всего, получении определения о введении обеспечительных мер.

Правообладатель может обратиться в суд с иском против нарушителя (как правило, исковые требования в таком случае формулируются как о признании ввоза определенной продукции с нарушением прав на знак, о запрете импорта нарушителем определенной партии продукции с нанесенным на ней знаком, об изъятии из гражданского оборота и уничтожении товаров, таможенное оформление которых было приостановлено, и которые ввозились нарушителем с нанесением знака). Требование об изъятии из гражданского оборота и уничтожении товаров основывается на положениях ч. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Украины, согласно которой суд может принять решение об изъятии из гражданского оборота товаров, изготовленных либо введенных в гражданский оборот с нарушением прав интеллектуальной собственности, и уничтожении таких товаров.

Обращаясь в суд с иском, необходимо также подать заявление о применении обеспечительных мер в отношении ответчика и соответствующей таможни, а именно, о наложении ареста на импортируемый товар, запрете таможне осуществлять таможенное оформление и, желательно, об истребовании у таможни образцов товара для проведения исследования уже в рамках судебного разбирательства. В последнем требовании суд может отказать, если предоставленное с исковым заявлением экспертное заключение, о котором мы упоминали выше, склонит судью к мысли о нецелесообразности проведения судебной экспертизы.

Поскольку результатом таможенного оформления товара в режиме импорт станет его выпуск в обращение в Украине, то именно по месту нахождения таможенного органа, приостановившего таможенное оформление, следует определять территориальную подсудность дела, ведь это место вполне обоснованно может считаться местом нарушения прав интеллектуальной собственности (ч. 4 ст. 16 Хозяйственного процессуального кодекса Украины).

Правообладателю, при обращении в суд с иском относительно признания ввоза определенной продукции с нарушением прав на знак, следует также подать заявление о применении обеспечительных мер в отношении ответчика и соответствующей таможни

Стоит быть внимательным, поскольку не всегда суд, в который следует обратиться, будет хозяйственным. Довольно часто нарушителями выступают граждане, не имеющие статуса предпринимателя, которые ввозят контрафактную продукцию в объемах, превышающих личные нужды. Кстати, тех, кто эти объемы не превышает, останавливать вообще не представляется возможным, поскольку и старый и новый Таможенные кодексы прямо исключают возможность применения мер по защите интеллектуальной собственности в отношении таких товаров. Если же объем ввозимых товаров превысит пределы личного пользования или по иным критериям лишится иммунитета от декларирования на «общепредпринимательских» началах, то их таможенное оформление будет производиться по правилам, установленным для субъектов внешнеэкономической деятельности. Это правило с некоторыми изменениями стоимостных параметров перенесено в Таможенный кодекс 2012 года из Закона Украины «О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, ввозимых (пересылаемых) гражданами на таможенную территорию Украины» (прекращает действие с 1 июня 2012 года).

Одно только обстоятельство, что таможенное оформление контрафактных товаров производилось в порядке, принятом для предпринимателей, не должно вводить в заблуждение относительно того, что нарушитель ввозит товар как предприниматель. Представителю правообладателя стоит удостовериться в том, какая форма декларации была подана: импортная ГТД как для субъектов предпринимательской деятельности либо как для граждан. Невнимательность в этом вопросе может обернуться ошибочной подачей иска в хозяйственный суд вместо общего местного. В то же время тот факт, что товар ввозится гражданином не в качестве предпринимателя, не делает автоматически использование знака некоммерческим. Таможенники это, как правило, понимают, а вот суды не всегда. Поэтому правообладателю стоит аргументировать, что в понятии некоммерческого объема товара, при ввозе которого меры по защите интеллектуальной собственности неприменимы, ключевым является именно объем товара, а не статус ввозящего субъекта. Согласно ст. 60 Соглашения ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS) некоммерческий объем товара – это незначительное количество товара некоммерческого характера, находящегося в личном багаже пассажиров либо пересылающегося малыми партиями, на которые положения Соглашения не распространяются. Этой нормой Соглашения, а также положениями Таможенного кодекса и действующего, однако не приведенного в соответствие с постановлением КМУ от 13 декабря 2001 года № 1652 «Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины продуктов питания для собственного потребления и перечень предметов, которые не могут быть отнесены к личным вещам», вполне можно обосновать правомерность приостановления таможенного оформления товара, ввезенного гражданином.

ВЫВОД:  

В целом механизм защиты прав интеллектуальной собственности и в новых условиях будет сводиться к тому, чтобы обеспечить временное приостановление таможенного оформления товара, его экспертизу, своевременное инициирование судебного рассмотрения и введение обеспечительных мер. А дальше от правообладателя и собственника товара будет зависеть, достигнут ли они соглашения, которое позволит избежать лишних расходов, связанных с хранением изъятого товара и приведением в исполнение решения суда. Согласованное сторонами уничтожение контрафактного товара, а также возможность изменения маркировки, применение которых станет возможным с 1 июня 2012 года, могут стать разумной альтернативой судебным разбирательствам.

Опубліковано: Ліга, "ЮРИСТ & ЗАКОН"