Позначити свій товар або послугу певним знаком
може будь-хто, але є два нюанси. По-перше, такий знак не повинен належати іншій
особі й використовуватися без її згоди. А по-друге, щоб таку саму позначку вже
завтра цілком правомірно не поставив хтось інший, свою торговельну марку (знак
для товарів і послуг) (далі — ТМ, знак) можна зареєструвати, тобто внести до
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та отримати
відповідне свідоцтво. Про те, як це зробити, і піде мова в нашій консультації.
Варто наголосити, що особа не зобов’язана
реєструвати знак, яким правомірно позначає свої товари або послуги. Однак
реєстрація дозволяє обмежити коло осіб, які зможуть використовувати знак, та є
запорукою того, що у випадку використання зареєстрованого знаку без дозволу
його власника легше буде захистити такий знак від порушень. Тож почнемо.
Крок перший: вибрати позначення, врахувавши
обмеження
Спочатку потрібно визначитися щодо вигляду
майбутнього знаку та того, які саме товари/послуги (класи) будуть ним
позначені. Цей крок — один із найскладніших з кроків реєстрації ТМ. Оскільки
важливо, щоб вона була не схожа на вже зареєстровані ТМ та відповідала вимогам
правової охорони, бо після її реєстрації змінити класи вже неможливо.
ДОВІДКА
ТМ — це позначення (в тому числі об’ємне), за яким
товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст.
492 Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ). В Україні таким позначенням
може бути поєднання символів, зображень, кольорів, слів, у тому числі власні
імена, літери, цифри, зображувальні елементи, а також будь-яка комбінація таких
елементів. Цікаво, що в деяких країнах ТМ може бути навіть запах чи смак.
Як обрати позначення, яке стане ТМ? Які позначення
не можуть бути ТМ? Тут існує ряд чітких правил та декілька нюансів, що
витікають із правового регулювання даної сфери та наявної практики. Нормативні
акти, якими в даному випадку потрібно керуватися, це:
ЦКУ (Глава 44);
Закон України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» № 3689-XII від 15 грудня 1993 (далі
– Закон № 3689);
Правила складання і подання
заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95
р. № 116 (далі — Правила № 116);
Порядок сплати зборів за
дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затверджений постановою КМУ від 23.12.04 р. № 1716 (далі — Порядок №
1716).
Так, ст. 6 Закону № 3689 містить цілу низку
обмежень щодо позначень, які з різних причин не вдасться зареєструвати. Не
можуть одержати правову охорону позначення, які єоманливими або такими,
що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар
або надає послугу. Звісно, не будуть зареєстровані позначення, які можна
сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і
послуг. Але тут варто звернути увагу на те, що коли ТМ зареєстрована щодо
одного класу товарів чи послуг, це не означає, що заборонено зареєструвати її
щодо іншого класу товарів чи послуг.
Не будуть зареєстровані знаки, які відтворюють:
промислові зразки, права на
які належать в Україні іншим особам;
назви відомих в Україні
творів науки, літератури й мистецтва або цитати і персонажі з них, твори
мистецтва та їхні фрагменти без згоди власників авторського права або
їхніх правонаступників;
прізвища, імена, псевдоніми
та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої
згоди.
або які можна сплутати з:
ТМ, які охороняються без
реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна,
зокрема знаками, визнаними добре відомими;
фірмовими найменуваннями, що
відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до
дати подання заявки щодо таких же або споріднених із ними товарів і
послуг;
кваліфікованими зазначеннями
походження товарів, що охороняються відповідно до Закону України «Про
охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.99 р. № 752-XIV;
знаками відповідності
(сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
Також не можуть отримати правову охорону
позначення, які зображують або імітують:
державні герби, прапори та
інші державні символи (емблеми);
офіційні назви держав;
емблеми, скорочені або повні
найменування міжнародних міжурядових організацій;
офіційні контрольні,
гарантійні та пробірні клейма, печатки;
нагороди та інші відзнаки.
Разом із тим вказані в останньому переліку
позначення можуть бути включені до ТМ як елементи, що не охороняються,
якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їхніх власників. Також
як елементи, що не охороняються (якщо вони не займають домінантного
положення в зображенні знака), можуть бути внесені позначення, які:
є загальновживаними символами
і термінами;
є загальновживаними як
позначення товарів і послуг певного виду;
звичайно не мають
розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
є описовими щодо зазначених
у заявці товарів і послуг (зокрема, вказують на вид, якість, склад,
кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і
час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг);
відображають форму, що
обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного
результату, або яка надає товарові істотної цінності.
Враховуючи такі обмеження, очевидно, що визначити,
чи може певне позначення бути зареєстроване як ТМ, непросто. Рішення з цього
питання приймає Державна служба інтелектуальної власності України (далі —
ДСІВ) відповідно до експертизи, яку буде організовано даною установою (саму
експертизу проводить Український інститут промислової власності, також відомий
як «Укрпатент»). Деякі пояснення щодо визначення схожості знаків надано в
Правилах № 116. Бази даних, які можуть знадобитися в такому пошуку, розміщено
на сайті Укрпатенту (http://www.uipv.org/ua/bases2.html).
Якщо потенційний власник ТМ бажає переконатися в
тому, що його позначення унікальне та відповідає всім зазначеним вимогам, він
може звернутися до патентних повірених, які допоможуть здійснити перевірку.
Проте така перевірка не буде стовідсотковою гарантією того, що позначення
зареєструють: спеціалісти лише коментують наявну ситуацію, враховуючі відомі їм
дані щодо позиції Укрпатенту, а також щодо вже зареєстрованих або поданих на
реєстрацію знаків.
Варто мати на увазі, що відомі непоодинокі
випадки, коли знак було зареєстровано в Україні, але потім реєстрацію скасували
в судовому порядку саме через невідповідність знака зазначеним вимогам.
Щодо інших вимог до торговельних марок, то варто
врахувати авторські права особи, яка створила позначення. Справа в тому, що
авторське право на позначення і права інтелектуальної власності на ТМ — різні
речі. Особа, яка своєю творчою працею створила позначення, зазвичай отримує
майнові та особисті немайнові права на нього. Якщо майбутній власник ТМ сам
створив відповідне позначення, то питання знімається, але якщо творець
позначення — інша особа, то варто подбати про те, щоб майнові права на
позначення були передані майбутньому власнику ТМ. Це стосується як ситуації,
коли розробкою позначення займалася стороння особа, так і випадку, коли цим
займався найманий працівник.
Зверніть увагу!
Власникам ТМ варто також враховувати так зване право
попереднього користувача, тобто право безоплатного використання ТМ
будь-якою особою, яка до дати подання заявки на ТМ в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала її в Україні або здійснила значну і серйозну
підготовку для такого використання. Це право може передаватися або переходити
до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією їх
частиною, в яких було використано ТМ або здійснено значну і серйозну підготовку
для такого використання. (ст. 500 ЦКУ).
Одночасно з визначенням зображення майбутньої ТМ
потрібно визначитися і щодо класів товарів і послуг, для яких дана ТМ буде
використовуватись. В Україні такі класи визначаються відповідно до Міжнародної
класифікації товарів і послуг, затвердженої Ніццькою угодою від 15.06.57 р.
(далі — МКТП). Проте необхідно не лише визначити певний клас, а й надати
повний перелік товарів і/або послуг, для яких проситься правова охорона знаку.
Під час експертизи відповідність наведених найменувань товарів і/або послуг
буде порівнюватися з найменуваннями товарів і послуг того чи іншого класу МКТП,
тому дуже важливо правильно визначити класи.
На практиці не завжди просто визначити, до якого
класу відносяться ті чи інші послуги або товари, для яких створено знак.
Звісно, можна зареєструвати ТМ у всіх класах МКТП. Але класів понад чотири
десятки, і від кількості заявлених класів МКТП залежить сума збору, яку сплачує
заявник за реєстрацію знаку. Враховуючи також і те, що після реєстрації ТМ
змінити перелік класів для даної ТМ неможливо, доцільно визначитися з даним
переліком завчасно.
Крок другий: підготовка та подання документів
Вигляд ТМ та класи, у яких її буде зареєстровано,
визначені. Після цього, щоб обране позначення отримало правову охорону,
необхідно подати правильно оформлену заявку — сукупність документів, необхідних
для видачі свідоцтва на ТМ. Процедуру складання та подання заявки містять
Правила № 116. Заявку подає безпосередньо особа, яка бажає одержати
свідоцтво на ТМ, або її уповноважений представник, українською мовою щодо
кожного знаку окремо.
Подавати заявку можуть фізичні, юридичні особи та
об’єднання осіб. До подання заявки має бути сплачено збір за таке подання
відповідно до Порядку № 1716: 1000 грн за подання, а також 1000 грн за кожен
додаковий клас МКТП, понад один, номер якого вказано в заявці.
Заявка подається на адресу Укрпатенту в письмовому
вигляді і повинна містити:
заяву про реєстрацію знака
(форму заяви наведено у Правилах №116);
зображення та опис
позначення, що заявляється (подається у вигляді фотокопії або друкарського
відбитка розміром 8 х 8 см. у кількості 10 примірників при кольоровому
вигляді позначення і 5 — при чорно-білому позначенні);
перелік товарів і послуг,
для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП;
документ про сплату збору за
подання заявки, в тому числі за експертизу, оформлений відповідно до
Постанови № 1716;
довіреність на ім'я
представника, якщо заявка подається через такого.
Кожен документ, що додається до заявки, має бути
на окремому аркуші. Усі аркуші заявки нумеруються послідовно арабськими цифрами
наскрізною нумерацією. У деяких випадках до заявки мають бути додані й інші
документи (див. п. 2.1.4. Правил № 116). Крім того, перелік документів
(інформації) може відрізнятися залежно від того, яке саме позначення
заявляється як знак, наприклад, звукове, об’ємне (п. п. 2.1.20, 2.1.21 Правил №
116).
Укрпатент має право вимагати від заявника подання
додаткових документів, якщо вони необхідні для проведення експертизи, або якщо
виник сумнів у достовірності раніше поданих заявником даних.
До дати одержання рішення за заявкою заявник має
право виправляти помилки та вносити до заявки зміни щодо свого імені
(найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого
представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг (не
пізніше одержання закладом експертизи документа про сплату державного мита за
видачу свідоцтва). Проте за кожну
таку зміну сплачується збір (див. Постанову № 1716). Заявник також має право
поділити заявку на дві й більше заявки (за умови сплати відповідних зборів)
шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким
чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з
товарами і послугами, переліченими в інших заявках.
Відкликати заявку можна в будь-який час до дати
сплати державного мита за видачу свідоцтва.
Крок третій: експертиза
Експертиза заявки проводиться Укрпатентом і
складається з формальної та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).
Експертиза заявки за формальними ознакамивстановлює відповідність заявки вимогам ст. 7
Закону № 3689 (наявність необхідних документів) та обсягу прав, що заявляються
заявником. Встановлення дати подання заявки вважається одним з етапів
формальної експертизи. За відповідності матеріалів заявки Закону № 3689
заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. Якщо
матеріали заявки не відповідають зазначеним вимогам, заявнику дається два місяці
на виправлення помилок, інакше заявка вважається неподаною.
Дата подання заявки грає доволі важливу роль:
по-перше, саме від цієї дати відраховується строк дії свідоцтва (якщо воно буде
отримане). А по-друге, право на одержання свідоцтва є в заявника, заявка якого
має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет (наприклад, якщо
заявку подано в іншій країні), — більш ранню дату пріоритету.
Кваліфікаційна експертизаперевіряє відповідність позначення умовам
надання правової охорони. А саме перевірки позначення щодо наявності
підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до п. 1 ст. 5 та п.
п. 1 — 4 ст. 6 Закону № 3689.
Зокрема, під час цієї експертизи встановлюють:
— чи не належить заявлений знак до позначень
порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів,
емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів
тощо.
— чи не зображує заявлений знак виключно державні
герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні
найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні,
гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є
схожим із ними настільки, що їх можна сплутати[1].
— чи не є позначення такими, що:
а) не мають розрізняльної здатності;
б) є загальновживаними як позначення товарів
певного виду;
в) являють собою загальновживані символи і
терміни;
г) вказують на вид, якість, кількість,
властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на
місце і час їх виготовлення чи збуту;
ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в
оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу[2];
Також здійснюється пошук на тотожність і схожість
заявленого позначення, зокрема, зі знаками, зареєстрованими чи заявленими на
реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг,
міжнародними та загальновідомими знаками, промисловими зразками, права на які
належать в Україні іншим особам. Деталі цього пошуку розписано в п. 4.3.2
Правил № 116.
Якщо виникли сумніви щодо відповідності позначення
умовам охорони (повністю або частково), заявнику надсилається обґрунтований
попередній висновок із пропозицією надати мотивовану відповідь на користь
реєстрації знака. На даному етапі заявнику важливо кваліфіковано аргументувати,
чому знак підлягає охороні, навести приклади подібної практики, якщо така вже
існує в Україні. Для відповіді заявнику надається два місяці від дати одержання
ним попереднього висновку.
Цікаво, що будь-яка особа може подати до
Укрпатенту мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці
позначення умовам надання правової охорони. Це можливо, оскільки після
встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з
матеріалами заявки відповідно до Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої
особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності,
затвердженої наказом Міносвіти від 22.04.05 р. № 247.
За результатами експертизи заявки ДСІВ приймає рішення
або:
про реєстрацію знака для
всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
про відмову в реєстрації
знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг;
про реєстрацію знака щодо
частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака
для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.
Таке рішення надсилається заявнику. При цьому
заявник має право оскаржити рішення до суду або до Апеляційної палати
(колегіальний орган Державної служби інтелектуальної власності України)
протягом двох місяців від дати одержання рішення.
Крок четвертий: отримання свідоцтва
Після отримання рішення про реєстрацію знака
заявник має сплатити державне мито за видачу свідоцтва[3] і збір за публікацію про видачу свідоцтва
(від 150 грн за кожен клас МКТП). На підставі вказаного рішення й за наявності
даних про оплату здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про
видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Реєстрація знака
(внесення відповідних відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг) здійснюється ДСІВ одночасно з такою публікацією. Якщо
ж протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про
реєстрацію знака документи про відповідну оплату не надійшли, публікація
не провадиться, а заявка вважається відкликаною (п. 4.6.4 Правил № 116).
Видача свідоцтва заявнику проводиться протягом
місяця після державної реєстрації знака. Навіть якщо заявників декілька, видається лише одне свідоцтво. Строк
дії свідоцтва становить 10 років і може бути продовжений на наступні 10 років
безліч разів (за умови сплати збору). Якщо свідоцтво буде втрачене чи
пошкоджене, можливо отримати його дублікат.
Уся процедура з моменту подання документів до
отримання свідоцтва на ТМ може займати від чотирьох місяців (дуже
прискорена процедура) до двох років (звичайна процедура). Зрозуміло,
вартість прискорених процедур суттєво вища за звичайну.
Потрібно зазначити, що, окрім реєстрації в
Україні, можлива також міжнародна реєстрація ТМ, відповідно до Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди. ТМ,
яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре
відомою, не потребує засвідчення свідоцтвом. Разом із тим для здійснення
міжнародної реєстрації ТМ вона вже має бути як мінімум подана для реєстрації
(або вже зареєстрована) в одній із країн, що приєдналися до Мадридської угоди.
Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має
ряд суттєвих переваг перед особою, яка не зареєструвала своє позначення. Такі переваги включають, зокрема:
право забороняти
використовувати ТМ іншим особам, щодо товарів та послуг для яких його було
зареєстровано;
право передавати будь-якій
особі право власності на ТМ повністю або стосовно частини зазначених у
свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору;
право дати будь-якій особі
дозвіл (видати ліцензію) на використання ТМ на підставі ліцензійного
договору.
Однак власникам торговельних марок варто
пам’ятати, що оскільки ТМ належить до об'єктів права інтелектуальної власності,
право власності на знак і на товар/послугу, які ним позначені, не тотожні.
Позначення певного товару торговельною маркою не означає, що з моменту такого
позначення товар належить власнику ТМ. Завдяки ліцензійним договорам сьогодні
доволі розповсюджені ситуації, коли власник ТМ та власник товару/послуги, які
позначені торговельною маркою, — різні особи. Проте це вже тема для іншої
розмови.
[1] Ці позначення можуть бути включені до знака як
елементи, що не охороняються, відповідно до п. 1 ст. 6 Закону № 3689, якщо на
це є згода компетентного органу або їх власників.
[2] Усі зазначені критерії розкрито в п. п. 4.3.1.5 —
4.3.1.9 Правил № 116.
[3] Для фізичних і юридичних осіб, що постійно
проживають/знаходяться в Україні, — 85 грн (відповідно до Декрету КМУ «Про
державне мито» від 21.01.93 р. № 7-93).
Источник: "All about accounting"
Practices:
Registration of intellectual property objects in Ukraine and other countriesTransfer of intellectual property rightsRegistration of intellectual property in the Customs Register of Ukraine
How to register trading mark: step by step
Позначити свій товар або послугу певним знаком може будь-хто, але є два нюанси. По-перше, такий знак не повинен належати іншій особі й використовуватися без її згоди. А по-друге, щоб таку саму позначку вже завтра цілком правомірно не поставив хтось інший, свою торговельну марку (знак для товарів і послуг) (далі — ТМ, знак) можна зареєструвати, тобто внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та отримати відповідне свідоцтво. Про те, як це зробити, і піде мова в нашій консультації.
Варто наголосити, що особа не зобов’язана реєструвати знак, яким правомірно позначає свої товари або послуги. Однак реєстрація дозволяє обмежити коло осіб, які зможуть використовувати знак, та є запорукою того, що у випадку використання зареєстрованого знаку без дозволу його власника легше буде захистити такий знак від порушень. Тож почнемо.
Крок перший: вибрати позначення, врахувавши обмеження
Спочатку потрібно визначитися щодо вигляду майбутнього знаку та того, які саме товари/послуги (класи) будуть ним позначені. Цей крок — один із найскладніших з кроків реєстрації ТМ. Оскільки важливо, щоб вона була не схожа на вже зареєстровані ТМ та відповідала вимогам правової охорони, бо після її реєстрації змінити класи вже неможливо.
ДОВІДКА
ТМ — це позначення (в тому числі об’ємне), за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 492 Цивільного кодексу України, далі — ЦКУ). В Україні таким позначенням може бути поєднання символів, зображень, кольорів, слів, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, а також будь-яка комбінація таких елементів. Цікаво, що в деяких країнах ТМ може бути навіть запах чи смак.
Як обрати позначення, яке стане ТМ? Які позначення не можуть бути ТМ? Тут існує ряд чітких правил та декілька нюансів, що витікають із правового регулювання даної сфери та наявної практики. Нормативні акти, якими в даному випадку потрібно керуватися, це:
Так, ст. 6 Закону № 3689 містить цілу низку обмежень щодо позначень, які з різних причин не вдасться зареєструвати. Не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Звісно, не будуть зареєстровані позначення, які можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг. Але тут варто звернути увагу на те, що коли ТМ зареєстрована щодо одного класу товарів чи послуг, це не означає, що заборонено зареєструвати її щодо іншого класу товарів чи послуг.
Не будуть зареєстровані знаки, які відтворюють:
або які можна сплутати з:
Також не можуть отримати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
Разом із тим вказані в останньому переліку позначення можуть бути включені до ТМ як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їхніх власників. Також як елементи, що не охороняються (якщо вони не займають домінантного положення в зображенні знака), можуть бути внесені позначення, які:
Враховуючи такі обмеження, очевидно, що визначити, чи може певне позначення бути зареєстроване як ТМ, непросто. Рішення з цього питання приймає Державна служба інтелектуальної власності України (далі — ДСІВ) відповідно до експертизи, яку буде організовано даною установою (саму експертизу проводить Український інститут промислової власності, також відомий як «Укрпатент»). Деякі пояснення щодо визначення схожості знаків надано в Правилах № 116. Бази даних, які можуть знадобитися в такому пошуку, розміщено на сайті Укрпатенту (http://www.uipv.org/ua/bases2.html).
Якщо потенційний власник ТМ бажає переконатися в тому, що його позначення унікальне та відповідає всім зазначеним вимогам, він може звернутися до патентних повірених, які допоможуть здійснити перевірку. Проте така перевірка не буде стовідсотковою гарантією того, що позначення зареєструють: спеціалісти лише коментують наявну ситуацію, враховуючі відомі їм дані щодо позиції Укрпатенту, а також щодо вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію знаків.
Варто мати на увазі, що відомі непоодинокі випадки, коли знак було зареєстровано в Україні, але потім реєстрацію скасували в судовому порядку саме через невідповідність знака зазначеним вимогам.
Щодо інших вимог до торговельних марок, то варто врахувати авторські права особи, яка створила позначення. Справа в тому, що авторське право на позначення і права інтелектуальної власності на ТМ — різні речі. Особа, яка своєю творчою працею створила позначення, зазвичай отримує майнові та особисті немайнові права на нього. Якщо майбутній власник ТМ сам створив відповідне позначення, то питання знімається, але якщо творець позначення — інша особа, то варто подбати про те, щоб майнові права на позначення були передані майбутньому власнику ТМ. Це стосується як ситуації, коли розробкою позначення займалася стороння особа, так і випадку, коли цим займався найманий працівник.
Зверніть увагу!
Власникам ТМ варто також враховувати так зване право попереднього користувача, тобто право безоплатного використання ТМ будь-якою особою, яка до дати подання заявки на ТМ в інтересах своєї діяльності добросовісно використала її в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Це право може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією їх частиною, в яких було використано ТМ або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. (ст. 500 ЦКУ).
Одночасно з визначенням зображення майбутньої ТМ потрібно визначитися і щодо класів товарів і послуг, для яких дана ТМ буде використовуватись. В Україні такі класи визначаються відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг, затвердженої Ніццькою угодою від 15.06.57 р. (далі — МКТП). Проте необхідно не лише визначити певний клас, а й надати повний перелік товарів і/або послуг, для яких проситься правова охорона знаку. Під час експертизи відповідність наведених найменувань товарів і/або послуг буде порівнюватися з найменуваннями товарів і послуг того чи іншого класу МКТП, тому дуже важливо правильно визначити класи.
На практиці не завжди просто визначити, до якого класу відносяться ті чи інші послуги або товари, для яких створено знак. Звісно, можна зареєструвати ТМ у всіх класах МКТП. Але класів понад чотири десятки, і від кількості заявлених класів МКТП залежить сума збору, яку сплачує заявник за реєстрацію знаку. Враховуючи також і те, що після реєстрації ТМ змінити перелік класів для даної ТМ неможливо, доцільно визначитися з даним переліком завчасно.
Крок другий: підготовка та подання документів
Вигляд ТМ та класи, у яких її буде зареєстровано, визначені. Після цього, щоб обране позначення отримало правову охорону, необхідно подати правильно оформлену заявку — сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва на ТМ. Процедуру складання та подання заявки містять Правила № 116. Заявку подає безпосередньо особа, яка бажає одержати свідоцтво на ТМ, або її уповноважений представник, українською мовою щодо кожного знаку окремо.
Подавати заявку можуть фізичні, юридичні особи та об’єднання осіб. До подання заявки має бути сплачено збір за таке подання відповідно до Порядку № 1716: 1000 грн за подання, а також 1000 грн за кожен додаковий клас МКТП, понад один, номер якого вказано в заявці.
Заявка подається на адресу Укрпатенту в письмовому вигляді і повинна містити:
Кожен документ, що додається до заявки, має бути на окремому аркуші. Усі аркуші заявки нумеруються послідовно арабськими цифрами наскрізною нумерацією. У деяких випадках до заявки мають бути додані й інші документи (див. п. 2.1.4. Правил № 116). Крім того, перелік документів (інформації) може відрізнятися залежно від того, яке саме позначення заявляється як знак, наприклад, звукове, об’ємне (п. п. 2.1.20, 2.1.21 Правил № 116).
Укрпатент має право вимагати від заявника подання додаткових документів, якщо вони необхідні для проведення експертизи, або якщо виник сумнів у достовірності раніше поданих заявником даних.
До дати одержання рішення за заявкою заявник має право виправляти помилки та вносити до заявки зміни щодо свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг (не пізніше одержання закладом експертизи документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва). Проте за кожну таку зміну сплачується збір (див. Постанову № 1716). Заявник також має право поділити заявку на дві й більше заявки (за умови сплати відповідних зборів) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.
Відкликати заявку можна в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.
Крок третій: експертиза
Експертиза заявки проводиться Укрпатентом і складається з формальної та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті).
Експертиза заявки за формальними ознаками встановлює відповідність заявки вимогам ст. 7 Закону № 3689 (наявність необхідних документів) та обсягу прав, що заявляються заявником. Встановлення дати подання заявки вважається одним з етапів формальної експертизи. За відповідності матеріалів заявки Закону № 3689 заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки. Якщо матеріали заявки не відповідають зазначеним вимогам, заявнику дається два місяці на виправлення помилок, інакше заявка вважається неподаною.
Дата подання заявки грає доволі важливу роль: по-перше, саме від цієї дати відраховується строк дії свідоцтва (якщо воно буде отримане). А по-друге, право на одержання свідоцтва є в заявника, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено пріоритет (наприклад, якщо заявку подано в іншій країні), — більш ранню дату пріоритету.
Кваліфікаційна експертиза перевіряє відповідність позначення умовам надання правової охорони. А саме перевірки позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до п. 1 ст. 5 та п. п. 1 — 4 ст. 6 Закону № 3689.
Зокрема, під час цієї експертизи встановлюють:
— чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо.
— чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки, або чи не є схожим із ними настільки, що їх можна сплутати[1].
— чи не є позначення такими, що:
а) не мають розрізняльної здатності;
б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду;
в) являють собою загальновживані символи і терміни;
г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;
ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу[2];
Також здійснюється пошук на тотожність і схожість заявленого позначення, зокрема, зі знаками, зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг, міжнародними та загальновідомими знаками, промисловими зразками, права на які належать в Україні іншим особам. Деталі цього пошуку розписано в п. 4.3.2 Правил № 116.
Якщо виникли сумніви щодо відповідності позначення умовам охорони (повністю або частково), заявнику надсилається обґрунтований попередній висновок із пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака. На даному етапі заявнику важливо кваліфіковано аргументувати, чому знак підлягає охороні, навести приклади подібної практики, якщо така вже існує в Україні. Для відповіді заявнику надається два місяці від дати одержання ним попереднього висновку.
Цікаво, що будь-яка особа може подати до Укрпатенту мотивоване заперечення щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання правової охорони. Це можливо, оскільки після встановлення дати подання заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки відповідно до Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, затвердженої наказом Міносвіти від 22.04.05 р. № 247.
За результатами експертизи заявки ДСІВ приймає рішення або:
Таке рішення надсилається заявнику. При цьому заявник має право оскаржити рішення до суду або до Апеляційної палати (колегіальний орган Державної служби інтелектуальної власності України) протягом двох місяців від дати одержання рішення.
Крок четвертий: отримання свідоцтва
Після отримання рішення про реєстрацію знака заявник має сплатити державне мито за видачу свідоцтва[3] і збір за публікацію про видачу свідоцтва (від 150 грн за кожен клас МКТП). На підставі вказаного рішення й за наявності даних про оплату здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку. Реєстрація знака (внесення відповідних відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг) здійснюється ДСІВ одночасно з такою публікацією. Якщо ж протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про реєстрацію знака документи про відповідну оплату не надійшли, публікація не провадиться, а заявка вважається відкликаною (п. 4.6.4 Правил № 116).
Видача свідоцтва заявнику проводиться протягом місяця після державної реєстрації знака. Навіть якщо заявників декілька, видається лише одне свідоцтво. Строк дії свідоцтва становить 10 років і може бути продовжений на наступні 10 років безліч разів (за умови сплати збору). Якщо свідоцтво буде втрачене чи пошкоджене, можливо отримати його дублікат.
Уся процедура з моменту подання документів до отримання свідоцтва на ТМ може займати від чотирьох місяців (дуже прискорена процедура) до двох років (звичайна процедура). Зрозуміло, вартість прискорених процедур суттєво вища за звичайну.
Потрібно зазначити, що, окрім реєстрації в Україні, можлива також міжнародна реєстрація ТМ, відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди. ТМ, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не потребує засвідчення свідоцтвом. Разом із тим для здійснення міжнародної реєстрації ТМ вона вже має бути як мінімум подана для реєстрації (або вже зареєстрована) в одній із країн, що приєдналися до Мадридської угоди.
Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має ряд суттєвих переваг перед особою, яка не зареєструвала своє позначення. Такі переваги включають, зокрема:
Однак власникам торговельних марок варто пам’ятати, що оскільки ТМ належить до об'єктів права інтелектуальної власності, право власності на знак і на товар/послугу, які ним позначені, не тотожні. Позначення певного товару торговельною маркою не означає, що з моменту такого позначення товар належить власнику ТМ. Завдяки ліцензійним договорам сьогодні доволі розповсюджені ситуації, коли власник ТМ та власник товару/послуги, які позначені торговельною маркою, — різні особи. Проте це вже тема для іншої розмови.
[1] Ці позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, відповідно до п. 1 ст. 6 Закону № 3689, якщо на це є згода компетентного органу або їх власників.
[2] Усі зазначені критерії розкрито в п. п. 4.3.1.5 — 4.3.1.9 Правил № 116.
[3] Для фізичних і юридичних осіб, що постійно проживають/знаходяться в Україні, — 85 грн (відповідно до Декрету КМУ «Про державне мито» від 21.01.93 р. № 7-93).
Источник: "All about accounting"Practices: